Un error común en el que se incurre al momento solicitar el registro de una marca es centrarse en analizar únicamente la posible identidad o similitud del signo deseado respecto de los registrados como marca, pasando por alto el criterio de conexidad competitiva.
Si bien cierto, que por virtud del principio de especialidad es posible registrar marcas idénticas o similares para distinguir productos o servicios diferentes o, de ser el caso, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de los signos no implique un riesgo de confusión o de asociación; no es menos cierto que tal principio se encuentra limitado por la protección reforzada de las marcas notorias y del criterio de conexidad competitiva.
De acuerdo con la norma andina (Decisión 486 de 2000) para que el registro de una marca sea concedido se requiere no estar incursa en los siguientes supuestos de hecho, que darían lugar a su negación:
- Que el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a uno previamente solicitado o registrado por un tercero, de modo que no sea posible su diferenciación.
- Que exista conexión competitiva entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada.
De igual forma, la norma exige que dicha identidad o semejanza entre los signos, así como la relación entre los productos y/o servicios identificados por ellos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los consumidores.
De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho mencionados hace que la marca sea registrable.
Identidad o semejanza de los signos
La semejanza de los signos, que es el primer criterio que suele analizarse (y a veces el único por desconocimiento de la norma andina) puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos: conceptual, ortográfico, fonético y visual.
Existe semejanza conceptual cuando los dos signos confrontados evoquen una idea idéntica o semejante. La similitud ortográfica, por su parte, se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. Así, la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.
La semejanza visual puede ser entendida como ortográfica, pero es principalmente referida a los signos figurativos o esencialmente visibles. A su turno, la semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.
Conexidad competitiva de los productos o servicios
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) ha recogido los siguientes criterios sustanciales para definir este criterio:
- El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios: Existe conexión cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. Por ejemplo: La margarina vs la mantequilla o la leche de vaca vs la leche de almendra.
- La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Por ejemplo: el dentífrico y el cepillo de dientes.
- La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad): Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.
Los criterios analizados permiten –por sí mismos– acreditar la existencia de conexidad competitiva entre productos y servicios, lo que de hecho corresponde a la postura más reciente del TJCA sobre la materia (Proceso 100-IP-2018). Por su parte, el TJCA plantea criterios adicionales, que por si mismos son insuficientes para acreditar la relación, vinculación o conexión, a menos que sean considerados en conjunto con los criterios sustanciales previamente señalados. Estos criterios son:
- La pertenencia de los productos y/o servicios a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza;
- Los canales de aprovisionamiento, distribución o comercialización;
- Los medios de publicidad empleados;
- La tecnología empleada;
- La finalidad o función;
- El mismo género o la misma naturaleza de los productos y/o servicios.
Es de resaltar, que si los productos o servicios están dirigidos a diferentes destinatarios no habrá conexidad competitiva.
En este punto, es menester mencionar que el riesgo de confusión se presenta cuando quiera que el consumidor adquiera un producto o servicio pensando que es otro (confusión directa), o que adquiera un producto o servicio pensando que este tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta), es decir, los asocia por su procedencia o nacimiento, creyendo erróneamente que cierto producto proviene de una empresa, cuando no es así. Esta afectación a la voluntad del consumidor se produce por varias causas, entre ellas están el hecho que una marca reproduzca a otra con elementos adicionales que no le otorgan mayor diferenciación y, por el contrario, convencen al consumidor de que está adquiriendo productos o servicios de cierta empresa que contienen algunas características diferentes a las del producto o servicio original que buscaba.
Ahora bien, el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión (directa o indirecta) en el consumidor este vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas.
Por lo anterior, al momento de intentar registrar una marca de un producto o servicio es necesario que, además de analizar la posibilidad identidad o similitud respecto de las marcas previamente registradas, se tenga en cuenta la conexidad razonable, aun respecto de marcas registradas en diferentes clases internacionales, habida cuenta del riesgo de confusión que podría generarse en el consumidor.
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Referencias:
Decisión 486 de 2000
Los criterios sustanciales de conexión competitiva: la nueva aproximación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Jaime, Y)
PROCESO 100-IP-2018, Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2012-00237-00. Referencia: Signos involucrados LAMINA STEAK & LOBSTER (mixto) / CAFÉ LA MINA (mixto). GACETA OFICIAL Año XXXV – Número 3326. Lima, 26 de junio de 2018.